Юридические услуги для интернет-проектов
Отличные юристы для необычного бизнеса

+7(495)540-58-56

Звоните в будни с 10 до 20 часов

Получить предварительную консультацию

Совсем не смешные "Смешарики"

Статья посвящена актуальным вопросам защиты прав при предъявлении иска о незаконном использовании товарного знака. В качестве примера используется тактика компании правообладателя Smeshariki GmbH.

28 июня 2012 года

Последние два года в арбитражных судах развернулась широкомасштабная битва между обладателем прав на товарный знак «Смешарики» с одной стороны и многочисленными организациями и предпринимателями с другой. Предметом битвы являются компенсации за реализацию контрафактной продукций, которая, по мнению правообладателя, реализуется предпринимателями.

До недавнего времени победа в большинстве случаев доставалась защитникам героев мультфильма, однако сейчас ситуация начала меняться.

В этой статье мы рассмотрим обзор стратегии защиты и порядка действий в случае получения претензии.

Ситуация

Небольшой провинциальный город. В киоск, осуществляющий торговлю печатной продукцией, обращается молодой человек. Он хочет приобрести наклейки с известными персонажами мультсериала (также это может быть игрушка, копилка, полотенце, комплект постельного белья и т.д.) и интересуется стоимостью этих наклеек. Продавец называет стоимость: «семь рублей пятьдесят копеек». Покупатель достает деньги и просит выписать ему товарный чек с указанием наименования проданного товара, и обязательно с печатью, а затем достает фотоаппарат и делает несколько снимков торговой точки и приобретенной им наклейки. Продавец с недоверием смотрит на эти действия, и лишь пожимает плечами: «мало ли странных людей ходит по улицам». Покупатель забирает наклейку, товарный и кассовый чек и удаляется.

Со стороны может показаться, что ничего необычного не произошло. Желание покупателя сфотографировать все вокруг в момент покупки, безусловно, является необычным, но ни у кого подозрений не вызывает. Непосвященный никогда не догадается, что в этот момент был осуществлен «мониторинг (закупка)», покупатель это совсем не простой покупатель, а «специалист по мониторингу», сама же наклейка совсем скоро будет названа «вещественным доказательством по делу».

Через несколько месяцев предприниматель - владелец торговой точки получит претензию и с удивлением узнает, что он, оказывается, предлагает к продаже контрафактный товар и это совсем не безобидное занятие. Представитель правообладателя предложит решить вопрос до суда «всего за 40 000 рублей» пообещав, что в случае обращения в суд сумма компенсации будет увеличена.

Предприниматель откажется платить, ведь он же «не производил эти наклейки и не наносил на них изображения этих героев мультфильма, и тем более не знал, что нарушает какие-то права на товарный знак и что такие права в принципе существуют».

Тем не менее, вскоре предприниматель получает определение арбитражного суда о принятии искового заявления к производству и назначении судебного заседания. После этого он начинает спрашивать у знакомых, искать информацию в интернете и обнаруживает, что все совсем не так очевидно, как ему казалось в начале, и шансы лишиться 40 000 рублей (а в некоторых случаях и со значительно большей суммой) достаточно реальны.

В подобной ситуации за последние несколько лет оказалась не одна сотня российских предпринимателей и организаций. Для большинства из них (более чем для 90 процентов) итогом этой ситуации стала выплата Компании «Смешарики ГмбX» в лице Некоммерческого партнерства поддержки предпринимательства «Содействие» (либо в лице Агентства по защите интеллектуальной собственности «Викторов и партнеры») денежных средств либо на основании мирового соглашения, либо на основании решения суда. Суммы выплат варьировались от десяти до нескольких сотен тысяч рублей и для многих предпринимателей являлись достаточно значительной потерей. Попробуем разобраться, чем же руководствовались суды, вынося решения о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Наша позиция

Сразу хотим оговориться, что мы не являемся принципиальными противниками защиты интеллектуальной собственности и понимаем определенную ценность действий компании НППП «Содействие». Авторы статьи, безусловно, считают, что результаты интеллектуальной деятельности должны защищаться и правообладатели должны иметь возможность привлекать нарушителей к ответственности, однако тот способ защиты, который применяется в настоящий момент компанией «Смешарики», мы не считаем ни законным, ни справедливым.

Как юристы, мы не согласны с несколькими аспектами этого способа (соразмерность компенсации, возможность применения компенсации без учета функции товарного знака и т.д.). Однако в этой статье мы рассмотрим наиболее очевидный и практически применимый его недостаток - порядок доказывания факта приобретения контрафактного товара у конкретного лица. Если сказать проще, мы считаем, что в подавляющем большинстве случаев компания «Смешарики» не представляет достаточных доказательств того, что конкретная (контрафактная) наклейка приобретена именно у конкретного предпринимателя, например у ИП Иванова к которому предъявлен иск, а не у ИП Сидорова, или вообще, не изготовлена сотрудниками НППП «Содействие» в свободное от работы время.

В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, и, в частности, статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, «каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений». То есть, при обращении в суд с иском о взыскании компенсации компания «Смешарики», как минимум, должна доказать, 1) что она обладает правами на товарный знак, 2) что товар (например, наклейка, мягкая игрушка, комплект постельного белья) является контрафактным, 3) что ответчик (конкретный продавец) реализовал именно эту контрафактную наклейку и нарушил права компании «Смешарики» на товарный знак. С доказыванием первого и второго обстоятельства проблем обычно не возникает - достаточно предоставить свидетельство о регистрации товарного знака и, например, заключение эксперта. А вот с третьим, зачастую, возникают сложности.

В большинстве случаев компания «Смешарики» представляет в суд следующие доказательства, подтверждающие факт реализации товара конкретным продавцом (ответчиком по делу):

  • сам товар, который якобы был приобретен у ответчика по делу;
  • товарный чек с наименованием продавца (ответчика по делу), подписью, печатью, каким-либо наименованием, например «наклейк. Смешар.», количеством и стоимостью;
  • кассовый чек с реквизитами продавца и стоимостью проданного товара;
  • «отчет о мониторинге (закупке)» - документ с описанием действий «специалиста по мониторингу» при покупке товара;
  • фотография контрафактного товара;
  • фотография торговой точки продавца (ответчика по делу).

Подтверждает ли хотя бы одно из этих доказательств факт приобретения контрафактного товара у конкретного продавца? На наш взгляд, нет. Очевидно, что сам товар, как и его фотография, не являются доказательством приобретения товара у ответчика, если конечно ответчик прямо не признает факт реализации именно этого товара в суде.

Товарный и кассовый чек свидетельствуют о факте оплаты товара покупателем и удостоверяют факт заключения договора купли-продажи. При наличии на товарном чеке печати продавца и подписи уполномоченного сотрудника продавца чек подтверждает факт заключения договора розничной купли-продажи конкретным продавцом. При этом ни товарный, ни кассовый чек никоим образом не свидетельствуют о том, что продавцом реализуется именно контрафактный товар.

Сотрудники НППП «Содействие» в большинстве судебных споров упорно повторяют один и тот же тезис: «наличие товарного чека, по смыслу ст. 493 ГК РФ, свидетельствует о заключении договора купли - продажи». При этом самого факта заключения договора никто и не отрицает. Да, договор заключался, однако предметом этого договора вполне могли быть лицензионные наклейки «Смешарики», либо вообще наклейки, которые к Смешарикам никакого отношения не имеют. Так, например, по одному из дел (№ А11-10567/2011) арбитражный суд признал достаточным для отказа в иске довод ответчика о том, что им были реализованы футболки с надписью «Смешные шарики», а совсем не футболки с товарными знаками компании «Смешарики».

Отчет о мониторинге также не может быть признан доказательством, подтверждающим факт реализации контрафактного товара конкретным продавцом. Отчет, фактически представляющий собой показания свидетеля в письменной форме, составляется сотрудником НППП «Содействие», который представляет интересы компании «Смешарики» и прямо заинтересован в исходе дела.

Фотография торговой точки ответчика также не подтверждает факта реализации контрафактного товара конкретным предпринимателем.

Таким образом, ни одно из предоставляемых компанией «Смешарики» доказательств не подтверждает факта реализации контрафактного товара именно ответчиком.

По нашему мнению, компания «Смешарики», предъявляя иски на основании указанных выше доказательств, злоупотребляет своими правами и сознательно отказывается от использования правомерных способов доказывания.

Действующее законодательство прямо предусматривает порядок проведения контрольных мероприятий, в частности, проверочной закупки, которая и должна быть использована для выявления нарушения прав на товарный знак путем предложения к продаже контрафактных товаров. При этом закрепляются обязательные требования и условия проведения таких мероприятий, а также возможность обжалования их результатов. Специальная процедура введена именно с целью защиты интересов проверяемых лиц и предотвращения незаконного привлечения предпринимателей к ответственности.

В рассматриваемом нами случае, компания «Смешарики», фактически, осуществляет аналог проверочной закупки, однако делает это без соблюдения необходимых процедур, что, по нашему мнению, недопустимо.

Судебная практика

Не смотря на отсутствие в большинстве случаев каких-либо доказательств реализации контрафактного товара конкретным предпринимателем (ответчиком), вплоть до 2012 года суды в основном принимали решения в пользу компании «Смешарики», указывая при этом, что предоставленных доказательств вполне достаточно для установления факта реализации контрафактного товара конкретным лицом. Многие предприниматели, учитывая огромное количество аналогичных судебных решений, предпочитали решать вопрос либо до суда, либо с помощью мирового соглашения.

В последнее время ситуация начала меняться (не без помощи авторов этой статьи). В частности, арбитражные суды Нижегородской и Костромской области приняли несколько десятков судебных актов об отказе компании «Смешарики» в исковых требованиях именно вследствие отсутствия доказательств реализации товара конкретным ответчиком. Законность некоторых решений уже подтверждена Первым и Вторым Арбитражным апелляционным судом (например, дело № А43-41542/2011). По некоторым делам НППП «Содействие», видимо, осознав несостоятельность своей позиции, отказалось от исков (например, дела № А43-41509/2011, А43-41339/2011).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебная практика начала изменяться в положительную для большинства предпринимателей сторону. При этом следует отметить, что о формировании единообразной судебной практики пока говорить не приходится.

Рекомендации и варианты действий

Если у Вас пока не возникало проблем с компанией «Смешарики» или иными правообладателями:

Рекомендуем запрашивать у поставщика сведения о производителе приобретаемого товара, проверять наличие на товаре информации о правообладателе и голограмм. Кроме того, рекомендуем включить в договоры с поставщиками пункт следующего содержания:

«Поставщик гарантирует соответствие Товара обязательным нормам и требованиям законодательства, действующим на момент передачи Товара Покупателю. Поставщик также гарантирует, что Товар не нарушает прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В случае предъявления Покупателю претензий и иных требований, связанных с несоответствием Товара указанным выше требованиям, или привлечением Покупателя к ответственности за реализацию Товара в связи с несоответствием Товара указанным выше требованиям, Продавец обязуется компенсировать Покупателю все понесенные Покупателем расходы (включая, но, не ограничиваясь, суммами штрафов, компенсаций, судебных расходов)».

Кроме того, рекомендуем не указывать в товарных чеках наименование товара, соответствующее зарегистрированному товарному знаку (например, «Смешарики»).

Если Вы получили претензию от компании «Смешарики»

Рекомендуем подготовить письменный ответ на претензию с требованием предоставить доказательства наличия у компании «Смешарики» прав на соответствующие товарные знаки и доказательства реализации Вами контрафактных товаров. Кроме того, рекомендуем указать в Вашем ответе, что все реализуемые в принадлежащей Вам торговой точке товары являются лицензионными, прав третьих лиц Вы не нарушаете. Ответ на претензию необходимо направить в адрес представителя компании «Смешарики» заказным письмом с описью вложения. Кроме того, мы рекомендуем отказываться от выплаты каких-либо компенсаций во внесудебном порядке, а также направить поставщику товара письмо с описанием возникшей ситуации.

Если к Вам предъявили иск

Рекомендуем оценить представленные компанией «Смешарики» доказательства и при необходимости представить собственные доказательства. Также Вам необходимо подготовить отзыв на исковое заявление с изложением Вашей позиции. Рекомендуем обратиться к юристам, специализирующимся на подобных спорах.

Если Суд вынес решение в Вашу пользу или компания «Смешарики» отказалась от иска

Рекомендуем подготовить и подать в суд первой инстанции заявление о распределении судебных расходов. Вы можете взыскать с компании «Смешарики» все суммы уплаченной в рамках рассмотрения дела государственной пошлины, а также расходы, которые Вы понесли в связи с оплатой услуг юристов (представителей по делу), экспертов, свидетелей, специалистов и переводчиков (в случае, если они привлекались Вами при рассмотрении дела).

Если суд первой инстанции (арбитражный суд области или иного субъекта Российской Федерации) вынес решение в пользу компании «Смешарики»

Рекомендуем подготовить и подать через суд первой инстанции апелляционную жалобу на это решение. Апелляционная жалоба может быть подана в течение одного месяца с момента изготовления решения суда в полном объеме. Если Вы пропустили месячный срок не более чем на шесть месяцев необходимо вместе с апелляционной жалобой подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

Если суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Вас компенсации

Рекомендуем подготовить и подать через суд первой инстанции апелляционную жалобу на принятые судебные акты. Кассационная жалоба может быть подана в течение двух месяцев с момента вступления в силу определения апелляционного суда. Если Вы пропустили месячный срок не более чем на шесть месяцев необходимо вместе с апелляционной жалобой подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

Если суд кассационной инстанции оставил в силе судебные акты о взыскании с Вас компенсации

Рекомендуем подать надзорную жалобу в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Для составления жалобы рекомендуем обратиться к юристам, специализирующимся на подобных спорах.

----------------

При возникновении каких-либо вопросов либо предложений обращайтесь к нам по телефону + 7 (495) 540 58 56, либо электронной почте info@atplaw.ru.

Если Вам понравилась статья, пожалуйста, порекомендуйте ее друзьям

Назначить встречу

кратко опишите ситуацию и мы оперативно свяжемся с Вами

Контактная информация

Общество с ограниченной ответственностью
«Юридическая фирма «Толкачев и Партнеры»

Наш офис расположен по адресу:

Российская Федерация, город Москва, МФК "Савеловский Сити", ул. Новодмитровская д. 2 стр. 2

Для получения необходимой информации вы можете позвонить нам по телефону или отправить письмо по электронной почте.

Телефон / факс:

+7 (495) 540-58-56

e-mail:

clients@atplaw.ru

Получить предварительную консультацию

Получить консультацию

Заказать услугу

Заказать услугу
или обсудить вопрос

Заказать расчёт стоимости

Добрый день! Ваш запрос получен. Мы свяжемся с Вами в начале ближайшего рабочего дня